Contextul disputei

Mărci anterioare: marca verbală slovenă TALIS, înregistrată la 24 februarie 1994; marca verbală slovenă TALIS, înregistrată la 24 februarie 1999; marca figurativă slovenă înregistrată la 18 aprilie 2000; înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană în ceea ce privește marca figurativă înregistrată la 27 aprilie 2012.

La 11 iulie 2016, KPMS a depus o cerere de înregistrare a unei mărci UE la EUIPO pentru semnul verbal TALIS. Marca a fost înregistrată la 26 octombrie 2016.

 La 5 ianuarie 2017, un transfer al dreptului de proprietate asupra mărcii de la KPMS către filiala sa, compania Š. (KPMS are o participație majoritară de 56,85% în Š.), a fost înscrisă în registrul EUIPO. La 3 aprilie 2018, această marcă a fost transferată de la Š. către compania ETA.

La 21 august 2018, dl. E.P. a depus o cerere de declarare a nulității mărcii înregistrată in 2017, cerere ce s-a întemeiat pe existența unor mărci anterioare, asupra cărora acesta avea drept de gaj în urma unei proceduri de executare silită împotriva debitorului său B., acum S., mărcile reprezentând activele societății în faliment a fostei B. din procedura de lichidare.

La 17 martie 2020, Divizia de Anulare EUIPO a respins cererea de declarare a nulității mărcii.

La 12 mai 2020, dl. EP a depus o cale de atac la EUIPO împotriva deciziei Diviziei de anulare.

Prin decizia din 23 martie 2021 EUIPO Camera a Patra de Recurs a menținut decizia Diviziei de Anulare.

În această procedură dl. E.P. a susținut că compania P. Š. a transferat mărcile anterioare și operațiunile sale comerciale către B., iar B., în contextul unei proceduri de faliment, le-a transferat către societatea M. Acest transfer a fost anulat prin decizia Judecătoriei Nova Gorica. Când M. însăși a intrat într-o procedură de faliment, toate activitățile sale comerciale au fost transferate către Š. Imediat după vânzarea lui P. Š. către B., compania P. Š. a cumpărat acțiuni la compania Š. Acesta din urmă este deținută de KPMS, cu o cotă de 56,85%, companie care a solicitat înregistrarea contestată. Reclamanta susține că KPMS este proprietar parțial al Š., care este o filială lui P. Š., deținută de B. Prin urmare, Š. face parte de facto din proprietatea piramidală a titularului mărcilor anterioare, compania B. Reclamantul a prezentat observații din partea practicianului în insolvență al B Ltd., care este succesorul B. Conform acestor observații, în masa credală a B. Ltd. se află înregistrat dreptul de proprietate asupra mărcilor.

În decizia atacată, Camera de Recurs EUIPO a prezentat, printre altele, următoarele fapte relevante invocate de părți.

La 12 iunie 2008, dl. EP a vândut 100% din acțiunile sale la P.Š. către B. pentru o sumă totală de 6 milioane EUR, din care 2 milioane EUR nu au fost plătite de către B.; în 2008, P.Š. a transferat aceste mărci către B.; la 15 februarie 2009, B. și Š. au încheiat un contract prin care B. a autorizat-o pe Š. să producă și să vândă produse sub mărcile în discuție, iar la 14 mai 2012, a transferat către Š. drepturile de proprietate intelectuală respective. In registrele Oficiului de proprietate intelectuală din Slovenia și ale OMPI, aceste transferuri nu au fost înregistrate.

Dl. EP a valorificat creanța de 2 mil. euro, i s-a acordat o garanție asupra mărcilor slovene și a înregistrării internaționale, care au fost gajate la 9 mai 2013 și, respectiv, la 13 aprilie 2016.

Reclamantul susține că marca în litigiu a fost înregistrată în cunoștință de cauză și cu intenția ca o astfel de înregistrare să aducă atingere drepturilor sale de garantie al mărcilor anterioare. Prin hotărârea din 16.04.2018 Tribunalul Comercial Belgrad, executorie în Slovenia, a confirmat cererea dlui E.P împotriva lui B., precum și dreptul la rambursarea creanței, al cărei cuantum reprezintă valoarea mărcilor confiscate. Prin Decizia din 23.01.2018 Curtea Supremă a Republicii Slovenia, cu privire la înregistrarea mărcii „Taliss” de către Š., a statuat că însăși natura gajului acordă creditorului gajist dreptul de a preveni distrugerea dreptului de proprietate intelectuală care este supus dreptului de garanție. Prin urmare, susține reclamantul, are calitate procesual activă în promovarea acțiunii, în calitate de garant al unei mărci anterioare. În opinia dlui EP, companiile KPMS și Š. au acționat cu rea credință, scopul lor a fost de a împiedica rambursarea datoriei față de acesta.

În cauza T‑238/21 dl. E.P a formulat acțiune împotriva ETA pentru anularea/modificarea Deciziei pronunțată de Camera a Patra de Recurs a EUIPO. Prin hotărârea pronunțată la data de 13 iulie 2022, Tribunalul General al Uniunii Europene, Camera a Doua, a admis în parte acțiunea formulată, a anulat  Decizia Camerei a Patra de Recurs a EUIPO din 23 martie 2021 (cauza R 888/2020-4).

Cu titlu preliminar, Curtea a explicat că noțiunea de rea-credință menționată la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu este definită, delimitată și nici măcar descrisă în niciun fel în legislația Uniunii, criteriile de determinare fiind reliefate de jurisprudență.

Curtea a subliniat că mărcile anterioare au fost gajate ca parte a activelor companiei B. în procedura de faliment., dar marca atacată nu face parte din acest grup de mărci gajate. Rezultă că, în cazul în care mărcile anterioare ar fi vândute, pentru a se asigura că reclamanta va obține rambursarea datoriei împotriva companiei B., marca atacată nu ar face parte din această vânzare.

În ceea ce privește mărcile gajate, un potențial cumpărător al acestora s-ar confrunta cu situația în care, după achiziționarea lor, ar continua să existe o altă marcă, care ar fi identică sau similară cu respectivele mărci și în care acest potențial cumpărător nu își poate valorifica drepturile. Părțile nu contestă că mărcile în cauză sunt identice sau similare. În consecință, trebuie să se constate că, din punctul de vedere al unui potențial cumpărător al mărcilor anterioare gajate, marca în litigiu, care este identică sau similară cu mărcile anterioare, ar putea fi percepută ca fiind capabilă să le exploateze caracterul distinctiv sau reputația.

Curtea a observat că reclamanta a furnizat dovezi suficiente cu privire la efectul potențial pe care înregistrarea mărcii în litigiu l-ar putea avea asupra valorii mărcilor anterioare și asupra atractivității pentru potențialii cumpărători, de natură a afecta în mod inerent acea valoare. KPMS a transferat marca în litigiu către Š. la scurt timp după înregistrarea acesteia. Cele două societăți sunt legate din punct de vedere economic. KPMS ar fi trebuit să cunoască gajul mărcilor anterioare, astfel că, atunci când a depus cererea de înregistrare a mărcii contestate, ar fi trebuit să știe că o astfel de înregistrare l-ar împiedica pe reclamant în executarea silită a datoriei. Un astfel de comportament din partea KPMS nu putea fi perceput ca fiind irelevant pentru aprecierea dacă a acționat cu rea-credință. În al doilea rând, nu se poate exclude analiza sistemică a legăturilor dintre KPMS, Š. și B., ca membre ale aceluiași grup de companii, în special, a relațiilor lor contractuale și potențialei lor interdependențe economică, ca fiind lipsite de relevanță pentru soluționarea cauzei. Aprecierea dacă reclamantul a acționat cu rea-credință necesită ca toți factorii relevanți specifici cazului în cauză să fie luați în considerare.

Curtea a statuat, față de aspectele reținute, că a Patra Cameră de Recurs EUIPO nu a analizat în mod corect dacă a existat rea-credință în prezenta cauză și, prin urmare, a încălcat articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. În consecință, instanța a dispus admiterea acțiunii si anularea deciziei contestate.